La victoire de Jack Daniel à la Haute Cour laisse la marque "Rogers Test" floue

Jack Daniel's Properties Inc. a convaincu la Cour suprême des États-Unis de barricader une voie vers un test pour les marques dans les œuvres expressives, alors même que les juges ont refusé de supprimer le test lui-même.

Un tribunal unanime a déclaré que le critère de Rogers ne s'applique pas à l'utilisation sans licence d'une marque de commerce pour aider à identifier la source d'un produit — à l'utilisation de « la marque de commerce d'autrui en tant que marque de commerce ». Mais la haute cour a refusé de rejeter – ou même de se prononcer sur – la norme largement adoptée car elle a rejeté l'utilisation du test par le neuvième circuit pour innocenter le jouet pour chien Bad Spaniels de VIP Products LLC de contrefaçon de marque.

Le résultat permettra aux propriétaires de marques d'attaquer avec plus de confiance les produits qui, selon eux, profitent de la reconnaissance de leurs marques et de freiner ce que certains professionnels du droit considéraient comme une portée excessive rampante de Rogers. Cela obligera VIP et les fabricants de produits comparables à plaider une analyse traditionnelle et plus rigoureuse de la probabilité de confusion du consommateur plutôt que le test plus simple de Rogers.

Mais, pour l'instant, la décision préserve l'application de la trappe d'évacuation du procès aux œuvres traditionnelles dans les circuits qui l'ont adoptée, permettant généralement l'utilisation artistique des marques dans l'art, la musique, les livres et les films. En ne décidant pas si Rogers pourrait jamais être approprié et en offrant peu d'indications sur ce qui constitue une utilisation en tant que marque de commerce, les juges ont laissé ouvertes d'importantes questions.

"L'accent mis sur l'utilisation des marques ressuscite quelque chose que les cours d'appel ont pour la plupart rejeté, et cela va donc générer beaucoup de questions", a déclaré le professeur de propriété intellectuelle Rebecca Tushnet de l'Université de Harvard. "Comment savez-vous quand quelque chose est utilisé en tant que marque ? Et comment cela se distingue-t-il de l'utilisation qui prête à confusion ?"

Plusieurs avocats ont noté la nature explicitement étroite de l'opinion, qui ne semble pas bouleverser un autre précédent de circuit. Mais certains ont déclaré que les propriétaires de marques savaient au moins qu'ils pouvaient emmener les fabricants de produits usurpant leurs marques au-delà du test de Rogers et dans une analyse de probabilité de confusion, comme cela s'est produit dans des cas antérieurs impliquant des usurpations de produits pour chiens de marques humaines.

"Il existe de nombreuses entreprises dont l'ensemble du modèle commercial est basé sur la création de gammes de produits qui se moquent des marques célèbres. À la suite de cette décision, ces entreprises devraient rapidement réévaluer leurs gammes de produits", a déclaré l'avocate en propriété intellectuelle Nicole Haff de Michelman & Robinson LLP.

Le test de Rogers trouve son origine dans la décision du deuxième circuit de 1989 dans Rogers c. Grimaldi, où le tribunal a rejeté le droit de publicité de l'actrice Ginger Rogers et les allégations de fausse approbation de la loi Lanham sur le titre du film "Ginger et Fred". Le test – l'usage est autorisé s'il a une pertinence artistique et n'est pas explicitement trompeur – a été étendu aux cas de marques.

Le test, qui a été adopté par plusieurs circuits sans être explicitement rejeté par aucun, est devenu controversé parmi les propriétaires de marques pour avoir essentiellement béni la confusion spoof-adjacent. Le renversement par le neuvième circuit d'un tribunal inférieur sur Bad Spaniels a encore plus alarmé les propriétaires de marques qui estimaient que le test avait été trop étendu aux produits commerciaux.

Alors que Jack Daniel's et le gouvernement américain ont exhorté le tribunal à supprimer complètement le test de Rogers, d'autres, dont l'International Trademark Association, ont plutôt encouragé le tribunal à le confiner aux "œuvres traditionnelles" et non aux "produits commerciaux". Certains, dont Tushnet, ont soutenu qu'une telle distinction n'existait pas.

La Cour suprême a fait cabine Rogers, mais d'une manière différente. Sans prendre position sur la question de savoir si le test devrait jamais être utilisé, le tribunal a déclaré qu'il ne s'appliquait certainement pas à un contrefacteur présumé utilisant des marques comme ou dans sa propre marque. VIP avait utilisé la robe commerciale de Jack Daniel comme forme du jouet pour chien lui-même et en avait des éléments sur son étiquette volante, un emplacement fréquent pour les marques.

La Cour suprême a rejeté la conclusion du neuvième circuit selon laquelle, puisque VIP avait exprimé un message humoristique, Rogers devait présenter une demande. La forme du jouet à mâcher imitait la forme emblématique de la bouteille de Jack Daniel's et usurpait l'étiquette en remplaçant "Old No. 7" par "Old No. 2" et "Tennessee Sour Mash" par "On Your Tennessee Carpet".

"De ce point de vue, Rogers pourrait prendre le contrôle d'une grande partie du monde", a écrit la juge Elena Kagan pour le tribunal.

L'opinion de Kagan décrivait pourquoi l'utilisation par Bad Spaniels des marques de Jack Daniel constituait une utilisation en tant que marques de commerce, et indiquait également que jusqu'à cette affaire, le "test ne s'appliquait qu'aux cas impliquant des" utilisations non liées à la marque "." Mais cela laissait ouverte beaucoup de questions pour savoir si une utilisation sert d'identificateur de source.

L'avocat des marques Eric Perrott de Gerben Perrott PLLC a déclaré que les tribunaux allaient maintenant débattre de "quand est-ce que quelque chose est juste collé sur le devant d'un t-shirt ou sur le devant du jouet pour chien, et quand est-ce une marque."

Les habillages commerciaux, tels que les formes de bouteilles comme celles de Jack Daniel, feront "partie du prochain champ de bataille", a-t-il déclaré. La "prochaine chose que les gens essaieront de déballer ici", c'est quand quelqu'un utilisant des éléments d'habillage commercial "essaie de l'adapter" comme son propre identifiant de source, ou simplement de l'utiliser d'une manière non identifiante, a-t-il déclaré.

Alexandra J. Roberts, professeur de droit de la propriété intellectuelle, de la Northeastern University, est d'accord.

"Une chose que nous pouvons en tirer est l'importance de cette question", a déclaré Roberts. "Comment utilisent-ils la chose qu'ils sont accusés d'utiliser ? L'utilisent-ils en tant que marque ou non en tant que marque ?Parce que le tribunal est très clair ici que si vous l'utilisez comme marque de commerce, vous ne pouvez pas vous prévaloir du test de Rogers."

Le professeur de propriété intellectuelle Lisa Ramsey de l'Université de San Diego a déclaré que Rogers pourrait toujours s'appliquer à un produit comme un jouet ou une chemise de VIP, tant que le parodiste ne revendique pas les droits de marque ou n'utilise pas l'usurpation comme identifiant de source.

La haute cour a noté que dans des affaires passées impliquant une prétendue parodie, les tribunaux inférieurs avaient refusé d'appliquer Rogers. Il a souligné deux autres différends avec des jeux de mots pour animaux de compagnie: une affaire du quatrième circuit impliquant un jouet à mâcher pour chien Chewy Vuiton et une affaire devant un tribunal de district de New York impliquant le parfum pour animaux de compagnie Timmy Holedigger. Ni l'un ni l'autre n'a appliqué Rogers, mais tous deux ont statué pour les défendeurs après avoir constaté qu'il n'y avait aucun risque de confusion.

« Si vous allez mettre un produit sur le marché et obtenir une marque dessus et dire : « Ceci est mon identifiant source », vous devrez montrer que votre parodie est suffisamment forte pour que les gens ne soient pas confus. » a déclaré le professeur de propriété intellectuelle Deven Desai de la Georgia Tech University.

Néanmoins, a déclaré Tushnet, il est "beaucoup trop tôt pour dire" si et comment la décision se répercutera dans le domaine plus large des décisions en matière de contrefaçon de marque.

Kagan a explicitement écrit que "l'opinion est étroite". Cette nature limitée, combinée à son affirmation selon laquelle aucun tribunal n'avait auparavant commis l'erreur qu'elle inversait, pourrait atténuer l'impact de la décision, ont déclaré certains. Roberts a déclaré que chaque circuit "continuera probablement à faire ce qu'il a fait".

"Il y avait beaucoup de spéculations sur ce que cela pourrait signifier pour l'avenir des utilisations parodiques, les œuvres expressives et les différents tests appliqués et la pondération du premier amendement", a déclaré Roberts. "Et nous n'obtenons vraiment rien sur tout cela, donc cela ne secoue pas beaucoup le bateau."

Il est encore difficile d'intenter une action contre une partie avec une défense parodique, mais cela "change l'équation" donc "au moins vous avez une chance maintenant", a déclaré l'avocat de la propriété intellectuelle de Neal, Gerber & Eisenberg LLP, Michael Kelber.

Tushnet espérait que les tribunaux prendraient note de l'accord de la juge Sonia Sotomayor, rejointe par le juge Samuel Alito. Il a souligné que les enquêtes auprès des consommateurs pourraient ne pas être fiables dans les cas de parodie, car elles peuvent s'appuyer sur les avis juridiques des consommateurs non professionnels. Tushnet a déclaré que de telles enquêtes peuvent souvent être inutiles car elles sont "manipulables" et répondent souvent à la mauvaise question.

Rogers continuera probablement d'être invoqué à l'avenir parce que "les propriétaires de marques continueront d'essayer de poursuivre les gens pour avoir dit des choses à leur sujet", a-t-elle déclaré.

"J'avais espéré un résultat différent", a déclaré Tushnet, "mais le tribunal a au moins souligné qu'il essayait de prendre une décision étroite et de ne pas se débarrasser entièrement de Rogers c. Grimaldi."

L'affaire est Props de Jack Daniel. Inc. c. VIP Products LLC, États-Unis, n° 22-148, décision prise le 08/06/23.

— Avec l'aide d'Isaiah Poritz.

Pour contacter les journalistes sur cette histoire : Kyle Jahner à Washington à [email protected] ; Riddhi Setty à Washington à [email protected]

Pour contacter les éditeurs responsables de cette histoire : James Arkin à [email protected] ; Adam M. Taylor à [email protected] ; Jay-Anne B. Casuga à [email protected]

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